유전자 치료법(gene therapy)에 대해서도 특허를 받을 수 있습니까?

사람의 수술방법, 진단방법, 치료방법과 같이 사람을 구성요건으로 하는 발명은 산업상 이용가능성의 범주에 속하지 않아 특허법 제29조 제1항 의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

따라서, 사람을 대상으로 하는 유전자 치료법에 대하여는 특허를 받을 수 없습니다. 유전자 치료법이라 하더라도, 특허청구범위 중에 사람을 제외한다는 것을 명시하고 있는 경우에는 특허를 받을 수 있습니다. 또한, 그 유전자 치료법에 사용되는 유전자 전달용 재조합 벡터 등에 대하여도 특허를 받을 수 있습니다.

생명공학 분야에서도 아이디어 단계에 있는 발명에 대하여 특허를 받을 수 있습니까?

최근 비즈니스 모델에 관한 발명에 대하여 특허가 부여되면서, 일부 분야에서는 아이디어 단계에서도 특허를 출원할 수 있게 되었습니다. 이러한 분야는 주로 인터넷과 관련된 컴퓨터 관련 발명에 관한 것입니다. 이러한 분야에서는 일반적으로 그 구성에 따르는 효과를 예측할 수 있는 경우가 많기 때문입니다.

그러나, 생명공학분야에서는 아이디어만 가지고는 특허를 받기는 어렵습니다. 생명공학은 실험과학으로서 실험적 데이터가 없이는 그 효과를 예측하기 매우 어렵기 때문입니다.

다만, 어느 정도 개연성이 있는 아이디어인 경우에는 미리 출원해 놓고, 추후 실험결과를 보충하는 국내우선권제도를 이용하는 것이 바람직할 것입니다.

의약 발명에 대하여 특허를 받고자 하는 경우, 그 명세서에는 그 약리효과를 뒷받침하기 위한 실험데이터나 시험성적서가 반드시 기재되어 있어야 합니까?

의약이란 “사람을 포함한 동물의 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방을 목적으로 사용하는 약제”를 의미합니다. 이러한 의약에 관한 용도발명은 명세서에 의학적 용도를 뒷받침하기 위한 약리효과를 출원시에 기재하여야 합니다.

또한, 이 약리효과는 원칙적으로 임상시험에 의해서 뒷받침되어야 합니다. 다만, 발명의 내용에 따라서는 임상시험 대신에 동물시험이나 시험관내시험으로도 가능합니다.

따라서, 약리효과를 뒷받침하기 위한 실험데이터나 시험성적서는 반드시 포함되어야 합니다. 이를 출원후에 추가하는 보정은 인정되지 않습니다.

다만, 위와 같은 특허청의 입장에 대하여 대법원은 “의약발명에 있어서 단순히 약리효과의 기재만 있으면 충분하고 그 효과가 의심스러운 경우에만 시험성적표 등을 제출 할 수 있다”는 입장도 있으므로 다소 차이가 있다하겠으나, 출원시에는 이들 자료를 제출하는 것이 안전하며 바람직하다고 할 수 있습니다.

음식물이나 기호물에 대하여도 특허를 받을 수 있습니까?

당연히 받을 수 있습니다.

그렇다면, 기능성 식품과 같은 음식물에 대하여도 그 음식물의 효과를 뒷받침할 수 있는 실험데이터나 시험성적서를 명세서에 반드시 기재하여야 합니까?

기능성과 관련하여 효과를 주장하고자 할 경우에는 당해분야의 업자의 수준에서 충분히 납득할 만한 객관적인 자료를 제시하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 이 경우 당해업자의 수준에서 상식적으로 인정할 수 있는 것이거나 신뢰할 수 있는 실험결과를 기재하여야 합니다.

다만, 당해업자의 수준에서 자명한 사항은 실험데이터나 시험성적서를 기재하지 않아도 된다고 하겠습니다.

미생물 관련 발명에 대한 출원절차는 어떻게 됩니까?

먼저, 출원 전에 특허청장이 정하는 기탁기관 또는 부다페스트 조약 제7규칙에 의한 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁하여야 합니다.

다음으로, 미생물을 기탁한 경우에는 명세서, 그 기탁기관 또는 국제기탁기관의 명칭, 수탁번호 및 수탁연원일을 기재하여야 합니다. 예외적으로, 미생물을 기탁하지 않아도 되는 경우에는, 그 미생물의 입수방법을 기재하여야 합니다.

끝으로, 출원시에는 특허출원서에 그 미생물을 기탁하였다는 사실을 증명하는 서류를 첨부하여야 합니다. 국제기탁기관에 기탁한 경우에는 부다페스트조약규칙 제7규칙에 의한 수탁증중 최신의 수탁증 사본을 첨부하여야 합니다.

미생물 관련 발명에 대하여는 반드시 미생물을 가탁하여야 합니까?

아닙니다. 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 아니할 수 있습니다. 따라서, 모든 미생물 관련출원에 대하여 기탁할 필요는 없고, 위와 같은 일정한 예외가 있습니다.

기존에 있는 DNA나 단백질을 처음 발견하여, 염기서열이나 아미노산 서열만을 결정한 상태에서도 특허를 받을 수 있습니까?

아닙니다. 서열만을 결정한 상태이며, 그 기능을 아직 밝히지 않은 상태에서는 산업상 이용가능성이 없고 또한 명세서의 기재요건 중 당해업자가 실시할 수 있을 정도로 개시하여야 한다는 요건을 충족시키지 못하기 때문에 특허를 받을 수 없습니다.

또한, 컴퓨터를 이용한 상동성 검색을 통하여 그 기능이 추론되는 상태인 경우에도 특허를 받기 어렵다고 하겠습니다. 그 근거로는 상동성이 낮을 경우에는 산업상 이용가능성이 없는 것으로, 상동성이 높은 경우에는 진보성이 없는 것으로 하여 거절결정되기 쉽기 때문입니다.

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시판 중인 벡터를 사용하여 재조합 벡터를 만든 경우, 이 벡터에 대하여특허출원하여도 별문제는 없습니까?

(1) 공지의 벡터에 공지의 유전자를 도입하여 만들어진 재조합 벡터에 관련된 발명은 진보성이 없는 것으로 봅니다. 단, 이들의 특정한 조합에 의하여 만들어진 재조합 벡터가 예측할 수 없을 정도로 현저한 효과를 발휘하는 경우에는 진보성이 있는 것으로 봅니다.

(2) 이 경우, 시판 중인 벡터가 특허를 받은 것이든, 아니든 상관없이 특허출원은 할 수 있습니다. 다만, 시판 중인 벡터가 특허를 받은 것인 경우 이용관계의 문제가 발생할 소지는 있습니다.