III. BM 특허의 요건

1. 전자상거래 관련 발명의 심사지침

특허청이 2000년 8월에 '전자상거래 관련 발명의 심사지침'을 발표하였는데, 이는 영업방법과 관련된 발명으로서 그 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터 및 통신 기술에 의해 구현되며 인터넷상의 전자상거래, 금융, 경영관리, 교육, 오락 등의 분야에 사용되는 발명에 관한 것입니다.

이하, 전자상거래 관련 발명에 관한 특허청의 심사지침을 토대로, BM 특허의 요건에 대해 설명하고자 합니다.

2. BM 특허의 명세서 기재 요건

(1)특허청구범위

전자상거래 관련 발명의 청구항 기재형태는 방법의 발명, 물건의 발명 및 기록매체로 대별할 수 있습니다. 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 시계열적으로 연결된 일련의 처리나 조작의 절차를 특정한 경우에 방법의 발명으로 청구할 수 있고, 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 처리나 조작에 해당하는 작용을 행하는 수단을 구성요소로 하여 구성요소간의 관계를 특정함으로써 장치 또는 시스템으로 하여 물건의 발명으로 청구할 수 있습니다. 또한 전자상거래 관련 발명이 소프트웨어제품으로 제작될 수 있는 경우에는 프로그램 또는 데이터구조를 기록한 기록매체로 청구될 수 있습니다.

특허청구범위는 출원인이 특허권으로 보호받고자하는 사항을 기재하는 것으로, 특허법에서는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것과 명확하고 간결하게 기재될 것 및 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항만으로 기재될 것을 요구하고 있는데, 이는 BM 특허에서도 적용됩니다.

따라서, 특허청구범위에서 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 구현기술에 관한 발명을 청구하고 있는데도 상세한 설명에는 이에 대한 언급이 없거나, 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지기 위해 필수적인 요소가 기재되지 않은 경우에는 특허법 제42조 제4항에 의해 거절됩니다.

(2)발명의 상세한 설명

발명의 상세한 설명은 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 목적, 구성, 효과 등이 명확하게 기재되어야 합니다.

따라서, BM 특허의 경우에도 영업방법이 컴퓨터상에서 수행될 수 있도록 그 구현기술을 구체적이고 명확하게 기재하여야 합니다. 따라서, 발명의 상세한 설명에는 발명이 해결하고자 하는 과제와 그 해결수단이 명확하여야 하며, 특히 해결수단으로 제시된 영업방법이 어떻게 컴퓨터 및 통신기술로 구현되고 있는지를 명확히 해야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 특허법 제42조 제3항에 의해 거절됩니다.

예컨대, 특허청구범위에서 인터넷상의 소액 전자지불에 있어서 저렴하고도 안전하게 전자화폐를 전송하는 방법을 청구하면서 발명의 특징적인 요소기술로서 간편한 암호화기술을 기재하고 있음에도 불구하고 상세한 설명에서는 그 암호화기술을 추상적으로만 설명하고 있고 구체적인 암호화 과정 및 수단을 제시하지 않고 있는 경우에는 이에 해당되어 거절됩니다.

그러나, 청구항에 기재되어 있는 요소기술이 해당 기술분야에서 통상적인 기술에 불과한 경우에는 상세한 설명에서 그 구체적인 구성의 기재가 생략되어 있다하더라도 기재불비로 거절되지는 않습니다.

3. BM 특허의 요건

(1)발명의 성립성

BM 특허의 경우에도 발명의 성립성 여부를 판단하는 기준은 일반 특허 출원의 판단기준과 동일합니다.

우선, BM 특허가 특허법 제2조의 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이기 위해서는 영업방법 그 자체는 발명이 될 수 없고 그 영업방법이 컴퓨터상에서 수행될 수 있도록 컴퓨터 및 통신기술에 의해 구현된 것이어야 합니다.

따라서, 특허청구범위에서도 영업방법이 컴퓨터 및 통신기술에 의해 어떻게 구현되는지를 컴퓨터 등을 주체로 하여 기재하여야 하며, 상세한 설명에서 그 구현기술을 기재하였다 하더라도 특허청구범위에서 컴퓨터 및 통신기술에 대한 언급없이 영업방법 그 자체만을 기재하고 있다면 이는 발명의 성립성을 갖추지 못하여 거절됩니다.

또한, BM 특허는 기본적으로 컴퓨터기술을 바탕으로 하고 있어 일반적으로 수학적 연산을 포함하고 있는 단계들로 구성되는데, 이때 아무런 산업상 이용분야를 한정하지 아니한 경우에는 단순히 수학적 알고리즘에 해당되어 거절될 수 있습니다. 예컨대, 특허청구범위에서 자산관리를 위한 계산과정만을 기재하고 그 계산결과가 산업상의 특정 목적을 달성하기 위한 구체적 수단으로 어떻게 이용되는지에 대한 아무런 한정이 없는 경우에는 단순한 수학적 알고리즘으로 보아 거절됩니다.

(2)신규성

신규성의 판단은 특허청구범위에 기재된 발명과 선행기술 및 인용문헌에 게재된 기술의 구성을 대비하여 실질적인 차이점이 있는지 여부를 가지고 판단합니다.

BM 특허는 영업방법상의 특징과 컴퓨터기술구성상의 특징이 결합된 것으로서, 영업방법상의 특징이 동일하더라도 그 구현기술구성상의 특징에 차이가 있으면 신규성이 인정됩니다. 그러나, 단순한 표현상의 차이에 불과할 뿐 실질적으로 동일한 구성이거나, 특허청구범위에 기재된 발명은 상위개념으로 표현되고 인용기술은 하위개념으로 표현된 경우에는 신규성이 없다고 할 것입니다.

예컨대, 거래정보를 고객이 볼 수 있도록 나타내는 표시수단에 대해 청구항에 기재된 발명은 표시장치로 기재하고 인용기술은 평판디스플레이라고 기재한 경우에 신규성은 인정되지 않는 것입니다.

(3)진보성

특허청이 발표한 진보성 판단의 심사지침은 다음과 같습니다. BM 특허가 영업방법상의 특징과 컴퓨터기술구성상의 특징이 결합된 형태라고 할 때, 영업방법이 종래의 경제시장에서 이미 시행되고 있는 것이고, 이를 컴퓨터상에서 수행되도록 구현한 기술이 통상의 자동화기술인 경우에 진보성은 없다고 할 것이며, 반대로, 종래의 영업방법을 컴퓨터상에서 수행되도록 구현한 기술이 출원시 기술수준으로 보아 통상의 자동화기술을 넘어선 것인 경우에는 진보성을 부정할 수 없다고 하였습니다. 물론, 새로운 영업방법이 새로운 구현기술에 의해 수행될 때는 당연히 진보성이 있는 것으로 봅니다.

작성자 : 김인한 변리사